Marque non exploitée : quels sont les risques pour l’entreprise ?

Introduction

Pour une entreprise, la marque est un actif immatériel central : elle concentre la valeur commerciale, la réputation et la capacité de différenciation sur le marché. Elle peut être au cœur de levées de fonds, de cessions d’activités, de licences, de franchises, ou encore de stratégies d’extension de gamme.

Mais ce capital n’est pas figé : en droit français comme en droit de l’Union européenne, le droit de marque est conditionné à un usage réel et sérieux. À défaut d’exploitation, la marque encourt une déchéance qui peut être prononcée, aujourd’hui, non seulement par les tribunaux mais aussi par l’INPI dans le cadre d’une procédure administrative simplifiée.

Pour un chef d’entreprise, les risques sont multiples : perte pure et simple du droit sur la marque, impossibilité de s’opposer à des concurrents, fragilisation des contrats de licence ou de franchise, remise en cause d’opérations de haut de bilan et, plus subtilement, impossibilité d’agir en contrefaçon pour les faits récents si l’usage sérieux ne peut pas être prouvé sur les cinq dernières années.

L’analyse qui suit présente, dans une perspective franco‑européenne, le régime de l’usage sérieux et de la déchéance pour non‑usage, les principaux apports jurisprudentiels et les évolutions issues du « Paquet Marques », avant de proposer des recommandations opérationnelles de gestion de portefeuille.

1. Notion de marque, exigence d’usage sérieux et régime de la déchéance pour non‑usage

1.1 La fonction de la marque et la condition d’usage sérieux

1.1.1. Fonction essentielle de la marque et intérêt général

En droit français comme en droit de l’Union, la marque a pour fonction essentielle de garantir au consommateur l’identité d’origine des produits ou services, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ces produits ou services de ceux ayant une autre provenance. La jurisprudence européenne (Ansul) a consacré cette approche en liant directement l’exigence d’usage sérieux à cette fonction de garantie d’origine.

L’action en nullité absolue peut d’ailleurs sanctionner l’enregistrement d’un signe qui ne remplit pas cette fonction (absence de caractère distinctif, illicéité), au titre des articles L. 711‑1 et L. 711‑2 du Code de la propriété intellectuelle (CPI), ce qui montre que la protection de la marque est encadrée par un intérêt général : concilier droit des marques et liberté du commerce et de l’industrie.

1.1.1. Définition prétorienne de l’« usage sérieux »

Ni le CPI ni le règlement sur la marque de l’Union européenne (RMUE) ne définissent de manière exhaustive l’« usage sérieux » ; la notion est largement jurisprudentielle.

La Cour de justice, dans l’arrêt CJCE, 11 mars 2003, C‑40/01, Ansul, a posé les lignes directrices :

• l’usage sérieux n’est pas un usage symbolique effectué aux seules fins du maintien des droits conférés par la marque ;

• il doit être conforme à la fonction essentielle de la marque, c’est‑à‑dire garantir l’identité d’origine ;

• il doit porter sur des produits ou services déjà mis sur le marché ou dont la commercialisation est imminente, des campagnes publicitaires préparatoires pouvant, sous conditions, constituer un usage sérieux ;

• l’appréciation doit prendre en compte l’ensemble des circonstances : nature du produit ou service, caractéristiques du marché, étendue géographique, fréquence et régularité de l’usage ;

• il n’existe aucun seuil quantitatif abstrait ; un usage quantitativement limité peut être sérieux selon le secteur (par exemple produits de luxe ou marchés de niche).

Les sources françaises ont pleinement intégré cette définition : il y a usage sérieux lorsque la marque est utilisée conformément à sa fonction de garantie d’origine, de manière à entrer effectivement en contact avec la clientèle.

1.2 Le régime de la déchéance pour non‑usage : délai, point de départ, causes légitimes

1.2.1. Principe : obligation d’exploitation et délai de cinq ans

En droit français, l’article L. 714‑5 CPI (dans ses différentes rédactions successives) prévoit que « encourt la déchéance de ses droits le propriétaire d’une marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux pour les produits ou services visés dans l’enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ».

Les mêmes principes se retrouvent en droit de l’Union (ancien art. 15 et 51 du règlement CE n° 207/2009, aujourd’hui art. 18 et 58 du RMUE) et, plus largement, dans la directive (UE) 2015/2436 qui harmonise la condition d’usage sérieux et la déchéance.

La période de cinq ans d’inexploitation est un délai de grâce : tant que le titulaire exploite la marque de manière sérieuse dans ce délai, il échappe à la déchéance.

1.2.2. Point de départ du délai de non‑usage

Le calcul du délai a suscité des difficultés, en particulier lors des changements de loi, ce qui a conduit la Cour de cassation à préciser les règles de droit transitoire.

De manière générale, le délai de cinq ans court à compter de la fin de la procédure d’enregistrement, c’est‑à‑dire à partir du moment où la marque est enregistrée et publiée, le droit étant alors opposable aux tiers.

• Le droit sur la marque naît de l’enregistrement, mais la protection est rétroactive à la date du dépôt (art. L. 712‑1 CPI) ; toutefois, pour les tiers, la connaissance est liée à la publication au BOPI (art. R. 712‑23 CPI), de sorte que c’est cette date qui est retenue comme point de départ de la prescription de l’action en nullité pour certains motifs.

• En matière de déchéance, la jurisprudence a admis que le délai court à partir du moment où le titulaire a la faculté d’exploiter utilement sa marque, soit en pratique à compter de la clôture de l’enregistrement.

Lorsque la marque n’a jamais été exploitée, le délai commence à courir à l’issue de la procédure d’enregistrement ; si l’action en déchéance est engagée dès l’expiration de ce délai, les actes commis antérieurement restent, en principe, susceptibles de qualification de contrefaçon, sous réserve des règles récentes sur l’usage sérieux dans les cinq ans précédant l’action.

1.2.3. Reprise d’usage et « période suspecte » de trois mois

Le système prévoit un mécanisme incitant à la reprise d’usage : la directive et le CPI admettent qu’un usage sérieux commencé ou repris après la période de cinq ans peut faire obstacle à la déchéance, à condition qu’il ne s’agisse pas d’un usage de pur opportunisme.

L’alinéa 4 de l’article L. 714‑5 CPI (ancien) précise que la reprise ne fait pas obstacle à la déchéance lorsqu’elle est intervenue dans les trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a eu connaissance de l’éventualité de cette demande.

• Dans l’affaire Jours de France, la cour d’appel de Paris, suivant la jurisprudence Ansul, a considéré qu’une reprise d’usage sur internet puis sur support papier, intervenue dans la période pertinente, pouvait constituer un usage sérieux de nature à faire échec à la déchéance, dès lors qu’elle n’était pas limitée à des actes purement symboliques.

• La Cour de cassation a admis que des éléments de preuve produits pour la première fois en appel pouvaient établir un usage sérieux entrepris entre la date de l’action en contrefaçon et celle, postérieure, de la demande reconventionnelle en déchéance.

Pour un chef d’entreprise, cela signifie qu’une reprise d’exploitation anticipée et documentée avant toute velléité de déchéance peut sauver une marque inexploitée, mais que des « coups de peinture » de dernière minute, dans les trois mois précédant une demande pressentie, sont inefficaces.

1.2.4. Causes légitimes de non‑usage

Le CPI et le droit de l’UE prévoient que la déchéance ne peut être prononcée en présence de justes motifs (ou causes légitimes) de non‑usage.

Les textes ne dressent pas de liste exhaustive, mais la doctrine et la jurisprudence retiennent, par exemple :

• des interdictions administratives ou réglementaires empêchant la commercialisation ;

• des litiges bloquants sur la marque elle‑même (opposition, action en nullité, saisies) ;

• des circonstances économiques exceptionnelles (guerres, embargos, crises majeures) rendant objectivement impossible l’exploitation.

En pratique, les juridictions se montrent exigeantes : la simple inorganisation interne ou un choix stratégique de « mise en réserve » d’une marque ne suffit pas.

2. Appréciation de l’usage sérieux, procédure de déchéance et conséquences pratiques pour l’entreprise

2.1 Comment l’usage sérieux est‑il apprécié ? Charge de la preuve et typologie des usages

2.1.1. Charge de la preuve et intensité de l’usage

La charge de la preuve de l’usage sérieux pèse sur le titulaire de la marque dont la déchéance est demandée.

Il peut rapporter cette preuve par tous moyens : factures, bons de commande, catalogues, publicités, captures d’écran de sites web, statistiques de fréquentation, etc.

La jurisprudence rappelle que :

• l’usage doit être effectif et non équivoque, mais il est apprécié selon des critères qualitatifs et non quantitatifs ; un volume de ventes limité peut suffire selon la nature des produits et la structure du marché ;

• il doit exister un contact avec la clientèle : l’usage purement interne ou limité à des préparatifs ne suffit pas, sauf si la commercialisation est imminente.

Des exemples illustrent cette approche :

• un usage stable et réel pour des spécialités fromagères allégées a été jugé suffisant pour écarter la déchéance pour « produits laitiers », alors même que la marque n’était pas utilisée pour le lait stricto sensu ; en revanche, l’usage pour des quiches ou sauces au fromage n’a pas été retenu comme usage pour « produits laitiers ».

• l’exploitation via une filiale est assimilée à un usage par le titulaire dès lors qu’elle intervient avec son accord, même sans contrat de licence formel.

2.1.2. Usage sur internet et noms de domaine

L’univers numérique a conduit à préciser les conditions dans lesquelles un usage en ligne peut être qualifié de sérieux :

• l’usage d’un signe dans un nom de domaine ne permet d’échapper à la déchéance que si la marque est utilisée à titre de marque, pour désigner les produits ou services sur le marché, et non comme simple enseigne ou dénomination sociale ;

• l’usage sur un site web constitue un usage sérieux si le site est actif et permet effectivement de se procurer les produits ou services concernés ; un site en travaux ou purement promotionnel, sans débouché réel, ne suffit pas ;

• la Cour de cassation, dans des arrêts de 2010, a adopté une position stricte en prononçant la déchéance de la marque « Abercrombie » faute de preuve que la marque faisait l’objet d’un usage sérieux, alors même que des produits pouvaient être achetés depuis la France ; l’absence de référence à la marque sur les factures a été déterminante.

• à l’inverse, des décisions ultérieures ont admis l’usage sérieux via internet dès lors que des factures et documents commerciaux établissaient l’utilisation du signe pour désigner les produits ou services commercialisés.

L’affaire « Jours de France » illustre une application pragmatique : la cour d’appel a jugé que la diffusion via un site internet, corroborée par un magazine papier tiré à près de 119 000 exemplaires, caractérisait un usage réel et sérieux, même si l’audience ou les volumes pouvaient paraître modestes.

2.1.3. Usage sous forme modifiée, usage partiel et marques de l’Union

Le législateur assimile à un usage sérieux :

• l’usage de la marque par un tiers avec le consentement du titulaire (licencié, distributeur, filiale) ;

• l’usage de la marque sous une forme modifiée n’en altérant pas le caractère distinctif, y compris lorsque cette forme modifiée est elle‑même enregistrée (CJUE, 25 oct. 2012, C‑553/11, Rintisch).

En revanche, il n’est pas possible d’« étendre » par la preuve de l’usage d’une marque la protection à une autre marque enregistrée, même légèrement différente, qui n’est pas exploitée (CJCE, 13 sept. 2007, Il Ponte Finanziaria).

Pour les marques de l’Union, la preuve de l’usage sérieux doit couvrir l’ensemble des États membres, ou du moins un territoire suffisamment étendu, l’usage devant être apprécié en faisant abstraction des frontières nationales (CJUE, 19 déc. 2012, Onel).

• Le Tribunal de l’UE a précisé que la preuve doit être appréciée globalement et peut résulter d’éléments couvrant un groupe d’États membres ;

• en revanche, une preuve d’usage pour 25 États mais pas pour deux (Grèce et Portugal) a été jugée insuffisante pour une marque de l’UE dans une affaire récente.

2.1.4. Lien avec l’action en contrefaçon : exigence d’usage dans les cinq ans précédant l’action

La réforme issue de la directive (UE) 2015/2436 a introduit une articulation nouvelle entre usage sérieux et action en contrefaçon.

L’article L. 716‑4‑3 CPI, transposant l’article 17 de la directive, prévoit que toute action en contrefaçon est irrecevable si, sur requête du défendeur, le titulaire ne peut prouver que la marque a fait l’objet d’un usage sérieux au cours des cinq années précédant la date de l’action, ou qu’il existe de justes motifs de non‑usage, dès lors que la marque est enregistrée depuis au moins cinq ans.

• Il s’agit d’une forme de « déchéance virtuelle » dans le procès en contrefaçon : le titulaire doit démontrer un usage sérieux récent pour pouvoir interdire l’usage du signe litigieux.

• Cette règle permet au défendeur de faire l’économie d’une action séparée en déchéance pour les actes postérieurs à l’expiration du délai de grâce.

2.2 Procédure de déchéance, effets de la sanction et actions encore possibles après déchéance

2.2.1. Nouvelle compétence de l’INPI : la « déjudiciarisation » du contentieux des marques

Dans le cadre du « Paquet Marques », la directive (UE) 2015/2436 impose aux États membres de mettre en place des procédures administratives de nullité et de déchéance devant les offices nationaux.

La France a transposé cette exigence par l’ordonnance n° 2019‑1169 du 13 novembre 2019 et le décret n° 2019‑1316 du 9 décembre 2019 :

• depuis le 1er avril 2020, les demandes en nullité fondées sur certains motifs (art. L. 711‑2, L. 711‑3, L. 715‑4, L. 715‑9 CPI) et les demandes en déchéance fondées sur les articles L. 714‑5, L. 714‑6, L. 715‑5 et L. 715‑10 CPI doivent être portées devant l’INPI (art. L. 716‑5 I CPI) ;

• la demande est formée par voie électronique, et la procédure est régie par la décision INPI n° 2020‑35 du 1er avril 2020, complétée par la décision n° 2023‑51 du 31 mars 2023 (traduction des pièces, possibilité de suspendre ou abandonner avant paiement de la redevance) ;

• la procédure est contradictoire, avec une phase d’instruction encadrée aux articles R. 716‑3 et suivants CPI ; le directeur général de l’INPI doit statuer dans un délai de trois mois à compter de la fin de l’instruction, à défaut de quoi la demande est réputée rejetée (art. L. 716‑1 modifié, R. 716‑8 CPI).

Cette nouvelle règle applicable marque une rupture avec l’ancien système, où la déchéance ne pouvait être invoquée devant l’INPI qu’en défense dans le cadre d’une opposition, et où les actions principales en déchéance relevaient exclusivement des tribunaux de grande instance.

Les décisions de l’INPI peuvent faire l’objet d’un recours en réformation devant la cour d’appel compétente, qui statue en fait et en droit.

2.2.2. Effets temporels et matériels de la déchéance

La déchéance pour défaut d’usage a un effet absolu, mais non rétroactif :

• elle met fin, pour l’avenir, au droit exclusif du titulaire, pour tout ou partie des produits ou services visés, à compter de la date fixée dans la décision ;

• cette date est en principe celle de la demande en déchéance, mais peut être antérieure, au plus tôt à l’expiration du délai de cinq ans de non‑usage, conformément à l’article 47 § 1 de la directive (UE) 2015/2436 et à l’article L. 716‑3 in fine CPI.

La détermination précise de la date d’effet est cruciale :

• pour le titulaire, car elle fixe le moment à partir duquel il perd son droit exclusif ;

• pour les tiers, car elle conditionne la qualification des actes passés : contrefaisants ou libres.

La doctrine souligne que le demandeur en déchéance a intérêt à fixer clairement dans ses écritures la date d’effet la plus favorable à ses intérêts, faute de quoi des actes d’exploitation antérieurs à la date finalement retenue pourraient être qualifiés de contrefaisants et donner lieu à indemnisation.

La déchéance est souvent partielle : la marque est déchue pour les produits ou services pour lesquels aucun usage sérieux n’est établi, mais demeure protégée pour les autres.

• Ainsi, dans l’affaire « Elle », la Cour de cassation a confirmé la déchéance partielle pour certains services de promotion commerciale, faute de preuve d’un véritable service dédié, alors que la marque restait exploitée pour les imprimés et périodiques.

2.2.3. Action en contrefaçon après déchéance : l’arrêt CJUE, 26 mars 2020, C‑622/18, AR c/ Cooper International Spirits

La question de savoir si le titulaire d’une marque déchue peut encore agir en contrefaçon pour des faits antérieurs à la déchéance a été tranchée par la CJUE dans l’arrêt C‑622/18, 26 mars 2020, AR c/ Cooper International Spirits.

La Cour a jugé que le titulaire conserve le droit de réclamer l’indemnisation du préjudice subi en raison de l’usage, par un tiers, avant la date d’effet de la déchéance, d’un signe similaire prêtant à confusion.

• La Cour de cassation a repris cette solution dans un arrêt du 4 novembre 2020 (n° 16‑28.281), en admettant que des dommages‑intérêts peuvent être dus même en l’absence d’exploitation, sous réserve de la preuve du préjudice.

Reste à articuler cette solution avec l’article L. 716‑4‑3 CPI :

• la doctrine majoritaire considère que l’irrecevabilité prévue par ce texte ne vise que les actes postérieurs à l’expiration du délai de grâce, et non la possibilité de demander, y compris après déchéance, réparation pour des actes commis pendant la période où la marque déployait encore ses effets ;

• l’avocat général Pitruzzella a souligné que l’article 17 de la directive 2015/2436 écarte seulement le « droit d’interdire l’usage » d’une marque inexploitée, sans remettre en cause la possibilité d’obtenir une indemnisation pour le passé.

Pour un chef d’entreprise, cela signifie que même si une marque a été déchue, il peut rester possible, dans certaines conditions, de poursuivre des concurrents pour des actes antérieurs, ce qui milite pour la conservation des preuves d’usage et des atteintes sur une longue période.

2.2.4. Risques concrets pour l’entreprise et stratégies préventives

Les risques liés à une marque non exploitée sont de plusieurs ordres :

• Perte de l’exclusivité : la marque devient libre et peut être déposée et exploitée par des concurrents, y compris sur des segments proches, ce qui peut entraîner une dilution de l’image et une perte de parts de marché.

• Affaiblissement du pouvoir d’attaque : impossibilité d’agir en contrefaçon pour les faits récents faute d’usage sérieux sur les cinq dernières années, irrecevabilité de l’action, ou déchéance partielle limitant la portée des droits.

• Fragilisation contractuelle : un licencié ou un franchisé peut contester la validité de la marque ou agir en responsabilité si le concédant n’a pas maintenu l’usage sérieux nécessaire à la pérennité du droit ;

• Risque réputationnel et financier : découverte tardive de marques « dormantes » déchues lors d’un audit de due diligence, entraînant une baisse de valorisation ou des renégociations défavorables.

En contrepoint, plusieurs stratégies préventives peuvent être mises en place :

• Cartographie et audits réguliers du portefeuille, pour identifier les marques non ou peu exploitées, par territoire et par classe de produits/services ;

• Exploitation minimale mais sérieuse : mise en place de gammes ou services pilotes, campagnes promotionnelles suivies d’une commercialisation effective, exploitation via des licences ou par des filiales, en veillant à conserver les preuves (factures, supports marketing, statistiques de vente) ;

• Rationalisation du portefeuille : abandon volontaire ou non‑renouvellement des marques devenues sans intérêt stratégique, pour éviter des coûts de maintien inutiles et des contentieux de déchéance ;

• Clauses contractuelles adaptées : dans les licences et franchises, prévoir des obligations d’exploitation, de remontée d’informations et de conservation des preuves d’usage, ainsi que des mécanismes de coopération en cas d’action en déchéance ou en contrefaçon ;

• Surveillance et réaction rapide : mise en place de services de veille pour détecter les dépôts concurrents et agir rapidement (opposition, nullité, déchéance), en tenant compte de la nouvelle compétence de l’INPI et des délais de procédure.

Conclusion – Recommandations pratiques de gestion de portefeuille pour les chefs d’entreprise

1. Rappel des enjeux et des risques

En droit français et européen, une marque non exploitée pendant une période ininterrompue de cinq ans, sans justes motifs, est exposée à la déchéance pour non‑usage, désormais plus facile à obtenir via la procédure administrative devant l’INPI.

Cette sanction n’est pas purement théorique : elle entraîne la perte de l’exclusivité pour tout ou partie des produits et services, l’impossibilité d’agir en contrefaçon pour les faits récents faute d’usage sérieux sur les cinq dernières années, et une fragilisation des contrats et opérations de haut de bilan.

Toutefois, la jurisprudence (Ansul, La Mer, Jours de France) adopte une approche qualitative et pragmatique de l’usage sérieux, admettant que des usages modestes, mais réels, réguliers et documentés, suffisent à écarter la déchéance.

Enfin, l’arrêt CJUE, 26 mars 2020, C‑622/18, AR c/ Cooper International Spirits et sa réception par la Cour de cassation confirment qu’une marque déchue peut encore fonder une action en indemnisation pour des actes antérieurs à la date d’effet de la déchéance, ce qui limite, sans l’effacer, la portée destructrice de la sanction.

2. Application au cas posé : recommandations opérationnelles

Au regard de ce cadre, un chef d’entreprise devrait, de manière concrète :

• Organiser un audit périodique de son portefeuille de marques (nationales et de l’UE) pour identifier les signes non exploités ou exploités de manière marginale, produit par produit et service par service.

• Pour chaque marque stratégique, mettre en place une politique d’exploitation minimale mais sérieuse : lancement de produits ou services, même sur un périmètre géographique ou commercial restreint, campagnes de communication suivies d’une commercialisation effective, exploitation via des licences ou des filiales, en veillant à ce que la marque soit utilisée à titre de marque dans la vie des affaires.

• Documenter systématiquement l’usage : conserver les factures, bons de livraison, catalogues, brochures, captures d’écran, rapports d’audience de sites internet, contrats de licence ou de franchise, afin de pouvoir répondre efficacement à une demande de preuve d’usage (déchéance, opposition, contrefaçon).

• Anticiper la période de cinq ans : programmer l’exploitation avant l’expiration du délai de grâce et éviter de se limiter à des actes opportunistes dans les trois mois précédant une demande de déchéance pressentie, qui seraient neutralisés par l’article L. 714‑5 CPI.

• Tirer parti de la procédure administrative de déchéance et de nullité devant l’INPI pour assainir le paysage concurrentiel : attaquer les marques dormantes de concurrents qui bloquent des signes stratégiques, tout en s’assurant que ses propres marques résistent à une telle attaque.

• En cas de déchéance ou de risque avéré, envisager une stratégie contentieuse ciblée :

  • pour le passé, engager, si les conditions sont réunies, une action en contrefaçon en vue d’obtenir des dommages‑intérêts pour les actes antérieurs à la déchéance, dans la lignée de l’arrêt AR c/ Cooper International Spirits ;

  • pour l’avenir, redéposer, le cas échéant, une nouvelle marque mieux adaptée à la stratégie actuelle (nouveau logo, nouvelle dénomination), en prévoyant dès le dépôt un plan d’exploitation réaliste.

En synthèse, une marque non exploitée n’est pas seulement un actif dormant : c’est un risque juridique et économique qui doit être géré activement. Une politique structurée d’usage sérieux, de conservation des preuves et de rationalisation du portefeuille est aujourd’hui indispensable pour sécuriser et valoriser durablement les actifs de marque en France et dans l’Union européenne.

Cabinet KEYSINGTON